Los conocimientos derivados de la inversión en innovación e investigación constituyen un auténtico activo intangible¹ que posiciona a las empresas frente a sus competidores y cuyo valor conviene proteger. Si bien las patentes ofrecen la posibilidad de impedir que un tercero utilice una invención, su largo, complejo y caro proceso de registro, sumado a la limitación temporal² de su protección, justifican que, en muchos casos, se opte por otras alternativas de defensa que, además, no se reservan exclusivamente a las invenciones consideradas patentables³.

La ley 1/2019⁴ relativa a los secretos empresariales (en adelante, la «LSE») ha venido a transponer, con unos meses de retraso⁵, la Directiva 2016/943⁶(en adelante, la «Directiva») referente a la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados (es decir, los secretos comerciales) contra su obtención, utilización y revelación ilícitas, completando así la regulación nacional⁷. La Directiva tenía por objeto armonizar el reconocimiento y protección de los secretos empresariales que se recogían en el Acuerdo sobre los ADPIC⁸ desarrollada de manera no uniforme por los Estados Miembros. Por su parte, y aunque la violación de este tipo de secretos sigue considerándose una conducta de competencia desleal, la LSE viene a aclarar el alcance y sistematización de este derecho de propiedad intelectual⁹.

I.-La noción de secreto empresarial

Es un secreto empresarial cualquier información o conocimiento, incluido el tecnológico, científico, industrial, comercial, organizativo o financiero, que reúna las siguientes condiciones:

(i) Ser, valga la redundancia, secreta,en el sentido de que no es generalmente conocida por las personas pertenecientes a los círculos en que normalmente se utilice el tipo de información o conocimiento en cuestión, ni fácilmente accesible para ellas. No se exige que todo el conocimiento sea secreto, sino que puede serlo en su conjunto o en la reunión de sus componentes;

(ii) Tener valor económico o empresarial (no únicamente intelectual o científico) real o potencial;

(iii) Haber sido objeto de medidas razonables para mantener su carácter secreto, como así adelantaba el Acuerdo sobre los ADPIC en el que, hasta la fecha, se basaba la jurisprudencia para completar la Ley de Competencia Desleal.

Así pues, entraría en el ámbito de protección de la ley un método de trabajo, las estrategias comerciales o la información detenida sobre clientes, pero no lo haría la “experiencia y competencias adquiridas por los trabajadores durante el normal transcurro de su carrera profesional”, como indica el preámbulo de la LSE.

II.- Titular del secreto empresarial

Los derechos derivados de un secreto empresarial serán propiedad¹⁰ de la persona física o jurídica que ejerza poder sobre el mismo de manera legítima, pudiendo tratarse de una pluralidad de ellas¹¹. En su origen, el titular ¹² será aquél de quien surja el conocimiento secreto, pudiendo licenciarse¹³ o transmitirse¹⁴ dicha posición jurídica, como es el caso de otros derechos patrimoniales de propiedad intelectual o industrial. En efecto, se mantiene la tendencia de la LCD y la jurisprudencia que permite a los trabajadores la posibilidad, necesaria, de aprovechar la experiencia laboral adquirida con un empleador en sus carreras profesionales.

III.- Las conductas lícitas e ilícitas

La LSE efectúa una distinción entre conductas que constituyan una obtención o revelación lícita del secreto y las conductas ilícitas¹⁵, que podrán ser directas o indirectas.

«La obtención de secretos empresariales sin consentimiento de su titular se considera ilícita cuando se lleve a cabo mediante:
a) El acceso, apropiación o copia no autorizadas de documentos, objetos, materiales, sustancias, ficheros electrónicos u otros soportes, que contengan el secreto empresarial o a partir de los cuales se pueda deducir; y
b) Cualquier otra actuación que, en las circunstancias del caso, se considere contraria a las prácticas comerciales leales.

La utilización o revelación de un secreto empresarial se consideran ilícitas cuando, sin el consentimiento de su titular, las realice quien haya obtenido el secreto empresarial de forma ilícita, quien haya incumplido un acuerdo de confidencialidad o cualquier otra obligación de no revelar el secreto empresarial, o quien haya incumplido una obligación contractual o de cualquier otra índole que limite la utilización del secreto empresarial.

La LSE considera actuaciones ilícitas indirectas aquellas en las que se constata dolo o culpa «cuando la persona que las realice, en el momento de hacerlo, sepa o, en las circunstancias del caso, debiera haber sabido que obtenía el secreto empresarial directa o indirectamente de quien lo utilizaba o revelaba de forma ilícita».

Por último, la LSE denomina «mercancías infractoras» aquellas que utilizan o se benefician de secretos empresariales obtenidos ilícitamente, pudiendo el titular del secreto impedir su producción, oferta o comercialización.

Como supuestos de excepción, y siempre circunscritos en el marco de las prácticas comerciales leales permitidas por el Derecho¹⁶ se consideran lícitas las conductas consistentes en la obtención o revelación de un secreto empresarial, en el caso que persigan proteger un interés legítimo reconocido por el Derecho español o europeo¹⁷ o el respeto de una libertad garantizada: «la obtención, utilización o revelación para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión e información recogido en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, incluido el respeto a la libertad y al pluralismo de los medios de comunicación¹⁸«; «el ejercicio del derecho de los trabajadores y sus representantes a ser informados y consultado»¹⁹, o la obtención, utilización o revelación del secreto empresarial de una actividad prohibida: «descubrir, en defensa del interés general, alguna falta, irregularidad o actividad ilegal que guarden relación directa con dicho secreto empresarial²⁰;

IV- Novedades procesales

El capitulo V de la LSE regula los aspectos procesales y herramientas de defensa de los titulares de los secretos empresariales, procurando que los procesos sean ágiles, efectivos y garantistas y poniendo especial atención a la preservación de confidencialidad de la información objeto de discusión.

Tal y como anuncia el preámbulo de la LSE: «Las acciones de defensa de los secretos empresariales habrán de aplicarse de forma proporcionada y evitando tanto la creación de obstáculos al libre comercio como su ejercicio de forma abusiva o de mala fe».

La entrada en vigor de la LSE supone dotar de seguridad jurídica y estimular la inversión en el desarrollo de nuevos conocimientos.

Claudia Ambrós Biern
Abogada en M&B ABOGADOS
c.ambros@mbabogados.eu

 

¹ El concepto de «know-how» como activo contable y fiscal, se ha objetivizado y delimitado en la LSE al definir qué debe entenderse por secreto empresarial.
² 20 años desde la fecha de la solicitud, deviniendo públicas tras ese plazo en la mayoría de los casos.
³ Tanto para patentes como modelos de utilidad son requisitos necesarios que las invenciones sean nuevas, impliquen actividad inventivay tengan aplicación industrial.
⁴ Publicada en el BOE el 20 de febrero de 2019, entró en vigor 20 días después de la publicación.
⁵ El plazo para la transposición finalizaba el 9 de junio de 2018.
⁶ Directiva (UE) 2016/943 del Parlamento Europeo y del Consejo de 8 de junio de 2016.
⁷ El secreto empresarial se regula en el artículo 13 de la Ley 3/1991 de Competencia Desleal (en adelante, la «LCD»).
⁸ El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio(Acuerdo sobre los ADPICo, en inglés, TRIPS), es el Anexo 1C del Convenio por el que se crea la OMCfirmado en 1994, vinculando a todos los Estados Miembros y a la propia Unión Europea. En él se establece una serie de principios básicos sobre la propiedad intelectualtendientes a armonizar estos sistemas entre los países firmantes y en relación al comercio mundial.
⁹ Se modifica la LCD en el sentido de disponer que la LSE actuará como ley especial frente a la ley general que tendrá una función integradora.
¹⁰ La LSE dedica su Capítulo III a «El secreto empresarial como objeto de derecho de propiedad».
¹¹ Artículo 5de la LSE: «Cotitularidad -El secreto empresarial podrá pertenecer pro indiviso a varias personas. La comunidad resultante se regirá por lo acordado entre las partes, en su defecto por lo dispuesto en los apartados siguientes y, en último término, por las normas de derecho común sobre la comunidad de bienes (…)».
¹² La LSE hace referencia a la noción «titular» y no a la de «poseedor» utilizada en la Directiva, evitando así la confusión que podría darse en nuestro ordenamiento en relación con un poseedor de un derecho ajeno a efectos civiles.
¹³ Artículo 6 de la LSE.
¹⁴ Artículo 4 de la LSE.
¹⁵ Artículo 3 de la LSE.
¹⁶ Artículo 2.1.d) y 2.2 de la LSE.
¹⁷ Artículo 2.3.d) de la LSE.
¹⁸ Artículo 2.3.a) de la LSE
¹⁹ Artículo 2.1.c) de la LSE
²⁰ Artículo 2.3.b) de la LSE